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       这里，我们立足专利申请文件和专利驳回之前的审查情况，根据近阶段的实践经历，从复审机构和流程设置、当前现状、复审考量、复审建议、参考案例等多个角度，探讨分析当前条件下进行专利复审的可行性策略。

 

       1.复审机构和流程

 

       专利复审属于一种行政救济方式，专利申请被驳回以后通过复审程序可以继续进行审查。当前，国家知识产权局下属专利局所属的复审和无效审理部履行专利复审的职能，该部门与其他专业审查部和多地审协中心属于并列的内设机构，如图1所示。这是2019年3月国家知识产权局内部机构改革之后的调整情况。而在此之前，国家知识产权局直属的专利复审委员会履行专利复审职能，其中“主任委员由国务院专利行政部门负责人兼任”[1]。这种机构组织形态变化属于适应性调整改革，势必对专利复审产生积极影响。

 

 

       驳回专利申请进入复审程序后，首先进行前置审查，即仍由该专利申请的原审查部门进行审查，通常为期一个月。若前置审查认定可以撤销原驳回决定，则复审程序结束，返回原审查部门继续审查；若前置审查坚持原驳回决定，则由复审和无效审理部进行合议审查，通常由三名审查员组成合议组“仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。” [2]

 

        2.当前现状

 

        从复审数量看，《国家知识产权局2021年度报告》[3]公开的数据表明：“2021年，国家知识产权局共受理专利复审请求7.6万件，同比增长39.2%”。以发明专利为例，2021年审结的发明专利有126.6万件，其中授权的发明专利是69.6万件，那么就有57万件发明专利未授权，而发明专利的复审请求量是7.36万件，在未被授权的发明专利中的占比是12.9%。也即是在每10件未被授权的发明专利中就有1件专利提出了复审请求，表明公众对发明专利审查结果的认可度较高，复审请求的占比属于低位水平。

 

       从复审效果看，“在审结的发明专利复审案件中，撤销驳回占47.2%”，这表明发明专利通过复审有近一半是能够撤销驳回，专利复审的救济功能发挥明显。但是撤销驳回只是中间状态，并不代表该专利申请最终一定能够授权，还需要继续审查才能确定最终结果。

 

       从复审周期看，“复审请求的结案周期平均为16.4个月”，也即是平均周期接近一年半。从今年的实际情况来看，这个周期有延长的趋势，表明复审案件存在数量继续增加和审查周期延长的现实问题。2017年8月开始实施的《专利优先审查管理办法》增加了专利复审优先审查，要求复审优先审查在7个月内审结。可以预知，专利复审行政部门承担很大的工作压力，面临审查队伍建设和审查任务繁重的供需矛盾。

 

       从复审关注度看，我们注意到近5年国家知识产权局发布的各年度专利复审无效十大案件，统计结果如表1所示。从整体上看复审案件的占比较少，特别是近两年的复审案件均为0件，表明复审案件低于无效案件的关注度，也表明近两年复审案件中出现的典型案例和指引较少。“2021年，共受理专利无效宣告请求7628件”，这与专利复审请求7.6万件相比，在数量对比上仅为复审案件的十分之一。因此，专利复审仍然是专利复审和无效审理部的主要工作。

 

 

       3.复审考量

 

       从专利申请文件看，这是复审考量的客观基础。一方面要看权利要求书的保护范围，另一方面要看说明书中实施例的内容。如果权利要求书保护的范围较大，而对应的说明书又有多个发明点和足够详实的实施例，那么这种专利申请文件可以通过进一步缩小权利保护范围而进行复审。

 

       从申请人看，这是复审考量的主观基础。申请人对于专利申请驳回会有疑虑和失落感，在进行复审或不复审的决策中，存在一定程度的不确定性和盲从性。如果连续有多个专利被驳回，则会进一步降低对专利授权的信心，因此申请人对专利复审的主观需求并不强烈，若没有充足的理由，申请人并不愿意付出额外的开销进行专利复审。

 

       从审查意见和答复陈述看，这是复审考量的前期基础。如果审查意见对事实认定和/或规章适用存在认识偏差，而对应的答复陈述又缺乏针对性和辨析性，经过少于两次审查意见后就被驳回的专利申请，则具有复审的潜在可能性。

 

       从复审现状看，这是复审考量的现实基础。专利复审行政部门经历机构调整改革后的时间并不长，专利复审的数量呈现逐年递增的趋势，公众对复审质量和效率有更高需求和期待。专利复审优先审查是一个可选途径。

 

       4.复审建议

 

       做好复审评估。结合表2，可以从以下四个维度对专利复审进行评估。评估的目的是为了能够更加客观的认识前期被驳回专利的实际情况，让专利复审具有客观依据和可操作性，减少和避免专利复审决策的盲目性和盲从性，因此可以成为申请人实施专利复审的流程要求，也可以是专利代理机构委案复审的前置程序。复审评估通常需要计入到复审成本中。

 

 

       甄选复审途径。申请人通常是委托专利申请的代理机构进行专利复审，这种情况下建议申请人可以要求代理机构更换不同的专利代理师或多个专利代理师研讨。这是因为如果还是由原专利代理师承办，会受到前期答复思维的限制，难以找到新的突破点。人员更换或者多人讨论，则有利于转换思维角度和多思维角度去研判复审策略。当然，在驳回专利较多的情况下，申请人也可以考虑更换复审经验更为丰富的代理机构进行复审。

 

       优化复审开销。申请人对于复审开销持谨慎态度，因为毕竟属于被驳回的专利申请，通过复审授权的难度较大。因此建议申请人可以分两步付费，第一步是先支付基础开销，满足代理机构的成本需求，第二步是可选性开销，就是复审成功支付这部分费用，没有成功则无需支付，这样也有利于代理机构更为勤勉的履行义务并体现实力，同时申请人也能降低成本。

 

        监督复审过程。从专利驳回到提出复审请求有三个月的时间，申请人需要尽可能较早的确定是否复审。确定复审以后，则需要撰写复审请求书，对其中的复审理由要充分论述，不能是原有意见陈述的简单重复，可以引入证据说明。要注重提交复审请求后有一个月的前置审查期限，建议可以及时和原审查员进行至少一次电话讨论。进入合议审查阶段后，在进行复审意见陈述过程中，也建议与合议组至少有一次电话讨论。以上这些复审过程应当留有记录，以备监督检查和反思总结。

 

       改进复审流程。针对当前专利复审行政部门面临的审查压力，以及复审流程的设置方式，建议在前置审查阶段可以适当延长前置审查期限，进一步完善前置审查的组织形式，例如是否可以引入具有合议形式的前置审查，由此进一步增强前置审查的救济功能，提升复审效率，减轻后续合议审查的工作量和压力。

 

        5. 参考案例

 

       在笔者处理的一件复审案件中，前期基于争取较大保护范围的考虑，在意见陈述中对申请文件修改较为有限，结果在第二次审查意见之后，收到了驳回决定。

 

       经过评估以后，我们认为该专利申请文件的内容本身比较详实，审查意见中关于技术问题和技术启示存在认识偏差，因此决定在对申请文件修改的基础上提出复审请求。同时，以合理的价格与申请人达成复审委托。

 

       在实际实施中，此案是2021年7月6日收到驳回决定，10月15日提出复审请求，10月20日收到复审请求受理通知书。我们在复审理由中进一步根据区别技术特征在本申请中的技术效果确定解决的技术问题，重点阐述了相关区别技术特征属于“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”[2]，还从正反两个方面对对比文件2和对比文件1相结合为什么不能产生技术启示进行了剖析说明。

 

       在收到复审请求受理通知书之后的一周时间内，主动与原审查员进行了电话讨论，进一步向原审查员阐述了复审理由中的核心观点。11月5日收到了该案的复审决定书（第280144号）[4]，如图2所示，表明根据前置审查意见撤销原驳回决定，由原审查部门继续审查。11月17日收到了该案的发明专利授权通知书。

 

       最后，在当前大力提升专利申请质量，以及提高专利审查质量和效率的大背景下，专利复审作为对专利申请驳回的必要行政救济手段，应当得到重视、加强和持续改进。在复审实务中，要紧密结合专利申请文件本身，以及前期专利审查的实际情况，有理有据确定专利复审策略，采取切实可行的专利复审举措，力争以较高的性价比实现专利复审的最佳结果。

 

【参考文献】