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       一、问题的提出

 

       驰名商标相比于普通的注册商标而言，应该获得更大范围的保护，这已经成为理论和司法实践中的共识。根据《商标法》第13条第3款的具体规定，相比于普通的注册商标，我国对未注册的驰名商标进行同类保护，即在行政授权确权程序中，在相同或类似商品上与在先未注册的驰名商标相似的标志会被禁止注册；在民事侵权程序中，驰名商标权利人可以禁止他人使用与未注册驰名商标相同或相似的标志。此外，我国《商标法》还对已注册的驰名商标进行跨类保护。有学者认为驰名商标的保护动因是注册豁免和跨类保护，从侧面说明了驰名商标比普通商标享有更大保护范围。[1]

 

       2017年最高人民法院发布的十大知识产权案例之一的“路虎”商标侵权纠纷案，体现了法院对已注册驰名商标进行跨类保护。审理该案的二审法院认为：奋力公司被诉标识所使用的商品虽然与路虎公司涉案注册商标核定使用的商品类别不同，但基于路虎公司涉案注册商标的显著性和长期大量使用，相关公众已将涉案注册商标与路虎公司建立起紧密联系。但从该案中，看不出法院对已注册驰名商标进行跨类保护是依据混淆理论还是依据淡化理论，法院在适用《商标法》第13条时，仅仅是依据的是混淆理论或淡化理论，还是同时依据混淆理论和淡化理论？法院在同一案件中用混淆理论和淡化理论共同论证被告侵权的做法是否正确？本文通过中美两国的法律、理论和实践对上述问题进行探究。

 

       二、中国司法实践中法院处理驰名商标案件的理论依据及学者评价

 

      （一）司法实践中存在纯粹基于淡化理论的案例

 

       情形一：在一个案件中，法院只根据淡化理论适用《商标法》第13条第3款。如在埃克森美孚公司、北京北农国信科技发展有限公司等侵犯商标专用权纠纷案[2]中，北京知识产权法院指出了在处理商标淡化侵权纠纷中的三层认知标准：如果被诉商品的相关公众具有下列三个层次的认知，则该驰名商标将可以受到反淡化的保护。第一个层次是被诉商品的相关公众对于驰名商标与其所有人在特定商品或服务上的“唯一对应关系”有所认知。第二层次的认识是被诉商标的相关公众在看到被诉商标时能够联想到原告的驰名商标。第三层次的认知是被诉商标的相关公众能够认识到被诉商标与原告的驰名商标并无关系。从法院的第三层认知中，我们可以看出，该法院将混淆理论和淡化理论的界限划分的十分明显，即在淡化情形中，被诉商标的相关公众看到驰名商标是不会认为被诉商标与驰名商标之间拥有某种关系的，只是看到被诉商标会唤起对驰名商标的回忆。

 

       情形二：在另一个案件中，法院先根据混淆理论适用《商标法》第13条第3款，然后用“即便”的表达根据淡化理论适用《商标法》第13条第3款。在景田（深圳）食品饮料集团有限公司与国家知识产权局行政授权确权纠纷案中[3]，法院也对混淆理论和淡化理论进行了区分，法院认为，诉争商标构成对引证商标的复制、模仿，诉争商标核定使用的商品与引证商标核定使用的商品虽不构成类似商品，但相关公众在看到使用在上述商品上的诉争商标时，容易联想到景田公司的驰名商标即“百岁山”商标，基于此种联想，相关公众可能会误认为诉争商标与景田公司的驰名商标存在某种特定联系，从而对商品的来源产生误认。即便部分相关公众不会对商品来源产生误认，但相关公众的前述联想，亦会割裂“百岁山”商标与景田公司提供的“矿泉水（饮料）”商品之间的固有联系，从而导致减弱景田公司驰名商标显著性的损害后果。从法院的论述中可以看出，法院并没有认为被告在不相同不类似的商品上使用他人的驰名商标既构成混淆又构成淡化，而是认为即便不构成混淆也会构成淡化。

 

      （二）司法实践中存在跨类使用驰名商标既构成混淆又构成淡化的案件

 

       经过笔者对涉及驰名商标案件的检索，发现司法实践中法院纯粹基于淡化理论处理的案件的数量很少，法院更加倾向于认为在同一个案件中，跨类使用驰名商标既构成混淆也构成淡化。

 

       在路易威登马利蒂与潮州市潮安区凤塘镇威登路易陶瓷经营部侵害商标权及不正当竞争纠纷案一审中，原告路易威登马利蒂是第241000号“路易威登”商标（以下简称涉案商标）的权利人，该商标核准注册在第18类手提包等商品上，经过原告在中国长时间的广泛宣传和使用，已构成驰名商标。被告是个体工商户，经营范围为批发、零售陶瓷卫生洁具。被告在其生产、销售的坐便器上（第11类商品）使用了“威登·路易”。原告认为被告未经许可在非类似的商品上使用了与涉案商标近似的标识，侵害了原告注册商标专用权，损害了原告的驰名商标权益，遂向法院提起诉讼。法院认为：“相关公众看到被诉产品及被诉标识，容易误以为被诉行为已获得原告的许可，或者误以为原告与被诉产品的生产者之间具有相当程度的联系。坐便器虽然系日常生活用品，但受我国传统文化的影响，在部分消费者的观念中，坐便器因其与排泄物相关的特性，往往难登大雅之堂。将与原告涉案商标高度近似的‘威登·路易’商标使用在坐便器上，可能会降低原告‘路易威登’驰名商标在部分消费者心目中的形象，减少部分消费者对‘路易威登’驰名商标的认同感，进而损害原告的合法利益。因此，被诉侵权行为已构成贬损原告‘路易威登’驰名商标市场声誉的情形。从法院论述的相当程度的联系中，可以看出法院认为被告的行为会引起相关公众的混淆，在公众混淆的基础上又会丑化驰名商标。但是令人疑惑的是，相关公众既然会认为被告的行为会丑化原告的驰名商标，又怎么会认为被告与原告存在许可、赞助、附属关系呢？

 

       在微信食品案中[4]，法院认为，减弱驰名商标显著性是指，减弱驰名商标与其所有人在特定商品上形成的唯一对应关系。驰名商标的价值来源于上述显著性，驰名商标制度旨在保护此种唯一对应关系免遭破坏。减弱驰名商标与特定商品的对应关系以及减弱驰名商标与其所有人的对应关系均属于上述减弱驰名商标显著性的类型。法院随后认为，“如果诉争商标使用的商品并非其赖以驰名的商品，相关公众错误地认为来源于驰名商标所有人，则驰名商标与其赖以驰名商品的唯一对应关系遭到破坏，驰名商标的显著性被减弱。”可见，该法院同样认为被告跨类使用他人驰名商标的行为除了会引起公众混淆，还会弱化驰名商标的显著性。

 

      （三）学界对同一行为能否同时适用混淆理论和淡化理论的评价

 

       有文章经过统计认为法院对是否独立适用淡化理论存在不同见解，主要有补充运用模式和独立运用模式。[5]邓宏光认为《商标法》第13条完全是以混淆理论为基础而构建，2009年最高人民法院出台的《关于审理涉及驰名商标的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条完全是以混淆理论为基础而构建的，对第9条的解读，只能认为它将商标淡化降格为商标混淆的分支，也就是说，在我国商标淡化是以存在混淆可能性为前提的。但问题是，商标淡化能够以商标混淆为基础，这并无疑问。他认为，无论从理论上，立法上还是国际司法实践的角度来说，淡化的成立不需要以存在混淆可能性为前提。[6]但问题是在构成混淆的时侯，被告的商标有没有淡化原告的商标？该学者没有明确回答。

 

       刘维对该问题进行了明确回答。他认为驰名商标保护的必要性原则意味着只要能够用混淆理论解决的案件，则没有必要适用淡化理论。淡化案件的论证目标一定是淡化损害，而不可能将混淆与淡化损害并列，也不可能同时适用《商标法》第57条第2项和第13条第3款。[7]

 

       三、美国司法实践中法院处理驰名商标案件的理论依据及学者评价

 

      （一）美国法院处理驰名商标案件的司法实践

 

        美国司法实践中也存在法院认为被告的行为既构成混淆又构成淡化的判决。在美国司法实践的一些案件中，法院会借助混淆的因素论证弱化。在Nabisco诉PF Brands一案中，法院指出“消费者混淆是弱化的证据，在后商标以混淆消费者的方式使用当然会降低在先商标独一无二的显著性。”[8]在Horphag Research Ltd诉Garcia案中，法院认为“实际淡化已经发生因为被告故意混淆的意图”。[9]

 

       在美国，司法实践的一些案件中，法院在根据传统的出处混淆和赞助混淆理论判决被告侵权后，会紧接着认定被告的行为也构成对驰名商标的弱化。如在Eli lilly&Co诉Natural Answers案中，法院基于侵权和淡化的判决发布禁令。[10]在Bell诉Starbuck一案中，原告Bell德克萨斯州经营着一家小型的企业，这是一个小型、非正式的声学音乐场所，原告在这个场所的唯一收入来源是销售啤酒，宣传一种只在这里销售、名为Starkbock的啤酒，被告是著名的销售咖啡的Starbuck公司，原告请求法院认定销售Starkbock啤酒的行为不构成侵犯混淆，也不构成对被告商标的淡化。法院认为当混淆可能性被查明的时候，淡化可能性必然存在。法院在判决中指出，被诉侵权商标有误导消费者的可能性，因此，被诉侵权商标也违反了联邦反淡化法，有可能淡化被告的STARBUCKS的商标。[11]在上述的Nabisco诉PF Brands一案中，法院认为“在后商标的以混淆消费者的方式使用当然会淡化在先商标的显著性。”

 

       这些判决也和部分学者的观点相符。G.N.Magliocaa就认为，“尽管淡化经常被描述为开始于混淆可能性测试离开的时候，但是更精确的说法应该是侵权紧跟着淡化……任何侵权情形都会被淡化所覆盖。”[12]J.B.Swann认为：“混淆和淡化都是心理联系情形，它们都存在于从对来源产生错误的开始到降低对来源识别的结束的统一体”[13]这些观点似乎认为淡化是消费者看到被诉商标会想到驰名商标，混淆是在这一联想的基础上消费者认为被诉商标和驰名商标有特定关系，混淆与淡化只是联想程度的不同，混淆是程度更加深的联想，所以发生了混淆就一定发生了淡化。

 

       麦卡锡教授认为上述的案例和观点都基于这样的一种错误观点：淡化是一种由混淆引起的损害，混淆和淡化是同一条线上的两个点。麦卡锡教授认为混淆和淡化不是同一火车道的两个站点，它们是不同方向的两条线路，商标混淆不必然引起淡化，淡化是一种独立的理论，是由消费者不同的认知产生的另一种形式的损害，任何将混淆和淡化绑在一起的企图都将导致困惑。淡化不是由混淆造成损害的同义语，法律上的淡化有其特殊含义，是指被告使用驰名商标的行为不会造成来源混淆或者赞助、附属等混淆。[14]

 

      （二）美国学者对淡化理论和混淆理论的评价

 

       淡化理论和混淆理论不同。从反淡化是否保护消费者的角度，麦卡斯教授认为商标法不保护消费者被欺骗。传统的商标法主要保护消费者免受混淆和欺骗的政策，而淡化法主要类似于一种绝对的财产保护。反淡化法和侵犯财产的法律很像，和消费者权利保护法不像。[15]在维多利亚的秘密一案中，最高法院也采取类似的观点，认为：与传统的商标侵权法不同的是，商标淡化法不是在普通法的基础上发展的，也不是在保护消费者利益的动机下发展的。[16]从商标财产属性的角度，反淡化法将商标当作绝对的财产。麦卡锡教授认为，传统商标法只有在保护消费者和因为混淆造成商业损失时，才把商标看成是财产。反淡化法完全走了一个不同的方向，创造了一种不用由消费者产生混淆的绝对财产。[17]

 

        Beebe教授发现，对淡化的判断通常依附于商标侵权，因而其似乎是多余的。在85个案例中，有64个案例同时讨论了侵权和淡化问题，其中57个案例在这两个问题上的结论一致。重要的结论是：在这64个既讨论侵权又讨论淡化的案件中，没有一起是判决淡化成立而侵权不成立的。[18]在仅仅讨论商标侵权或者商标淡化案例中，大多数是分析商标侵权。在Beebe教授看来，司法实践中之所以把淡化看成是多余的，很大程度上是因为：混淆理论随着时间的推移适用范围在逐步扩大，从而使得商标权人的保护范围已经有所扩大。其次，尽管美国《2006商标淡化修正法案》（下称TDRA）将淡化的救济变成淡化可能性标准，从而使受案范围得到扩大，但对于当事人来说，更重要的是损害赔偿救济，而不是禁令。而TDRA对损害赔偿的前提条件是要证明侵权人的恶意，要获得损害赔偿的救济仍然非常困难。最后，商标淡化的主流支撑理论是搜索成本理论，这种理论认为制止淡化的一个很重要的原因是商标淡化导致消费者在进行购物的过程中不得不同时考虑商标所可能代表的不同商品，从而使其搜索的过程减慢，而如果消费者发生了混淆，也会导致消费者的搜索成本增加，这使得商标淡化理论似乎不能与混淆理论完全分离。这三个原因可能使得在TDRA通过后的相当长的时间里，商标淡化保护只能依附于商标混淆侵权保护的地位。[19]

 

       但美国《反不正当竞争法重述》认为同一主体不可能既产生混淆又产生淡化。美国《反不正当竞争法重述》对混淆理论和淡化理论做了一个清晰的划分。美国《反不正当竞争法重述》指出：为了使淡化发生，潜在的购买者必须在原告的商标和被告的标志之间建立联系。但是这种联系并不是作为商标侵权责任的基础——错误地认为原告在某种程度上与被告的商品有关，而是准确地认识到与原告有关的商标现在也被另一个人用作识别符号。[20]

 

       对于一部分人会混淆，而另一部分人不会的情形，《反不正当竞争法重述》也做了清晰的阐述：被告未经授权的使用行为可以在一部分人心里产生混淆，也可能在一部分人心里产生淡化，但是同一个人的心里不可能同时发生混淆和淡化。产生混淆的消费者会认为在后使用商标的人与商标权人存在某种联系，因此，对于产生混淆的消费者来说，这样的使用不会降低商标的显著性。[21]这个观点与上述的微信食品案的观点不同。

 

       四、结论

 

       对于跨类使用驰名商标是否既构成混淆又构成淡化这一问题，中美的司法实践都给予了肯定的回答，都承认在同一判决中，可以判定被告的行为既构成商标侵权也构成商标淡化。对于同一主体能否既产生混淆又产生淡化这一问题，美国《反不正当竞争法重述》认为不能，而在微信案中，中国的法院认为“如果诉争商标使用的商品并非其赖以驰名的商品，相关公众错误地认为来源于驰名商标所有人，则驰名商标与其赖以驰名商品的唯一对应关系遭到破坏,驰名商标的显著性被减弱。”法院对该问题似乎给了肯定的回答。笔者认为同一主体在产生混淆时，必然不会弱化对驰名商标的认识，理由是淡化是“一商标两来源”，当消费者对产品的来源发生混淆的时候，消费者想到的是原告的驰名商标，混淆的过程恰恰维持住了驰名商标与原告“一来源”的联系。

 

       笔者认为法院之所以会在微信案中这样论述，是因为我国《商标法》第13条没有把跨类混淆和跨类淡化设置成两个条款，而是将二者都放入了第13条第3款中，这就导致法官不得不将显著性扩大解释。同时，法院在适用第13条第3款中，若对混淆和淡化不加区分的话，就会产生上述路易威登案中的“相关公众既然会认为被告的行为会丑化原告的驰名商标，又会认为被告与原告存在许可、赞助、附属关系”这种矛盾的结论。笔者认为法院在同一案件中若想要既适用混淆理论又适用淡化理论时，可以用“即便相关公众不会产生混淆，但也会淡化驰名商标”这样的表述，对混淆理论和淡化理论在层次上做一个区分。