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附全文：

 

上海市第一中级人民法院

 

刑事裁定书

 

（2019）沪01刑终2157号

 

抗诉机关（原公诉机关）上海市浦东新区人民检察院。

 

上诉人（原审被告人）李兴文，男，汉族，大学文化，系上海科斗电子科技有限公司（以下简称科斗公司）、上海本星电子科技有限公司（以下简称本星公司）负责人、上海步岛实业有限公司（以下简称步岛公司）实际控制人。因本案于2018年1月10日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。

 

辩护人斯伟江、袁洋，上海大邦律师事务所律师。

 

上诉人（原审被告人），李兴武，男，汉族，大学文化，系步岛公司股东；因本案于2018年1月11日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕，现已刑满释放。

 

辩护人缪忻生，上海大邦律师事务所律师。

 

       上海市浦东新区人民法院审理上海市浦东新区人民检察院起诉指控原审被告人李兴文、李兴武犯敲诈勒索罪一案，于二〇一九年九月三十日作出（2018）沪0115刑初3339号刑事判决。上海市浦东新区人民检察院不服，提出抗诉。原审被告人李兴文、李兴武不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月1 日公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第一分院指派检察员朱能立出庭支持抗诉。上诉人（原审被告人）李兴文、李兴武及辩护人斯伟江、袁洋、缪忻生到庭参加诉讼。本案经依法延期审理及延长审理期限，现已审理终结。

 

      上海市浦东新区人民检察院指控：

 

       2009年至案发，被告人李兴文利用其经营的科斗公司、本星公司等单位名义申请大量涉及多个技术领域的专利，向法院提起专利权纠纷诉讼，以诉讼影响企业生产经营、上市、融资等为要挟，与被诉方签订专利实施许可合同、和解协议等，迫使对方支付钱款，换取其撤诉或不再主张专利权。2015年至2017年间，李兴文单独或伙同被告人李兴武，以科斗公司、本星公司、步岛公司等单位名义，采用上述要挟手段，先后迫使4家被害单位与科斗公司等单位签订专利实施许可合同或和解协议，以专利实施许可费、补偿款等名义向被害单位索取人民币216. 3万元（以下币种相同），实际得款116.3万元。

 

       3月至7月，被告人李兴文在经营管理科斗公司过程中，因获悉掌阅科技股份有限公司（以下简称掌阅公司）正处于首次公开募股阶段，遂以科斗公司名义，先后多次以掌阅公司侵害其专利“通过图像采集获取网络连接的数据传输方式及其系统”（专利号ZL201010523284.4）为由，向北京知识产权法院、上海知识产权法院提起民事诉讼。掌阅公司在认为不构成侵权的情况下，为避免影响上市进程，被迫和科斗公司签订专利实施许可合同，以专利实施许可费名义支付科斗公司80万元，后实际支付50万元。

 

       2017年7月底，被告人李兴文虚构科斗公司将拥有的专利 “通过图像采集启动设备间数据传输的方式及其系统”（专利号 ZL201010523269.X）独家许可给其所实际控制步岛公司的知识产权许可合同，以步岛公司名义，向北京知识产权法院起诉掌阅公司侵害该项专利，并授意高枫以步岛公司法定代表人身份至北京向中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）实名举报，披露已向掌阅公司提起专利权纠纷诉讼，另伙同被告人李兴武以步岛公司股东身份与掌阅公司谈判。掌阅公司为避免影响上市进程，再次被迫和李兴文、李兴武代表的步岛公司等签订纠纷解决协议， 以和解费名义支付步岛公司80万元，后实际支付10万元。

 

       年10月，被告人李兴文因获悉厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称盈趣公司）正处于在深圳主板上市进程中，遂以本星公司名义，先后以盈趣公司侵害其拥有的3项实用新型专利为由，向厦门市中级人民法院提起民事诉讼，并向证监会举报，披露已向盈趣公司提起专利权纠纷诉讼，使盈趣公司被证监会发行监管部要求核查。盈趣公司在认为不构成侵权的情况下，为避免影响上市进程，被迫和李兴文、孙倩倩代表的本星公司签订和解协议，以补偿款名义支付28. 8万元。

 

       年至2017年，被告人李兴文知晓杭州古北电子科技有限公司（以下简称古北公司）处于融资阶段，以科斗公司名义，先后多次以古北公司侵害其多项专利为由，向上海知识产权法院提起民事诉讼，并向京东、淘宝等网上购物平台投诉，造成古北公司产品下架。古北公司在认为不构成侵权且申请获得国家知识产权局专利复审委员会宣告涉诉专利全部无效、科斗公司败诉的情况下，为避免影响融资，被迫和科斗公司签订专利实施许可合同，以专利实施许可费名义支付22. 5万元。

 

       年至2016年，被告人李兴文以科斗公司名义，起诉杭州鸿雁智能科技有限公司（以下简称鸿雁公司）侵害其多项专利。鸿雁公司在认为不构成侵权的情况下，为避免过高的诉讼成本，被迫和李兴文代表的科斗公司等3家单位签订专利实施许可合同，以专利实施许可费名义支付5万元。

 

       2018年1月10日，被告人李兴文被公安机关抓获；同年1月11日，被告人李兴武被公安机关抓获。到案后，李兴武如实供述了主要犯罪事实，李兴文供述了部分犯罪事实。

 

       上海市浦东新区人民法院判决认定：

 

       2017年7月至8月，被告人李兴文为迫使掌阅公司支付钱款，以倒签合同时间的方式，伪造知识产权独占许可合同，合同内容为科斗公司将其拥有的专利“通过图像采集启动设备间数据传输的方式及其系统”（专利号ZL201010523269.X）独占许可给李兴文实际控制的步岛公司，国家知识产权局备案独占许可起始日期为2017年9月20日。后李兴文以步岛公司名义，向北京知识产权法院起诉掌阅公司侵害上述专利，并授意高枫以步岛公司法定代表人身份向证监会实名举报，披露已向掌阅公司提起专利权纠纷诉讼，证监会遂要求掌阅公司对侵权情况作出说明，造成掌阅公司延迟挂牌上市。其间，李兴文伙同被告人李兴武与掌阅公司谈判，二人向掌阅公司代表谎称，科斗公司与步岛公司的独占许可合同在先，上述专利不受前期科斗公司与掌阅公司签订的普通许可合同约束，掌阅公司实际没有取得对该项专利的合法使用权，仍需再行支付相关费用。掌阅公司为避免影响上市进程，被迫和李兴文、李兴武代表的科斗公司、步岛公司等签订纠纷解决协议，约定以和解费名义向步岛公司支付80万元，后实际支付10万元。

 

       2018年1月10日，被告人李兴文被公安机关抓获；同年1 月11日，被告人李兴武被公安机关抓获。

 

       一审期间，被告人李兴文、李兴武退赔全部违法所得10万元。

 

       原审确认上述事实并经庭审质证的证据有：证人孙倩倩、高枫、吴迪的证言，专利登记簿副本、专利公告文本、专利权无效决定书、案件受理通知书、民事起诉状、答辩状、录音、专利实施许可合同、知识产权许可合同、独占许可备案登记资料、支付凭证、举报信、扣押清单、纠纷解决协议等，被告人李兴文、李兴武亦曾作过相关供述。原审法院据此认为，李兴文、李兴武以非法占有为目的，采用要挟手段，强行索取被害单位财物80万元，实际得款10万元，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控李兴文、李兴武的罪名成立，但指控第一节实得50万元的事实及指控的第二、三、四节事实，因证据不足，不予认定。李兴武系从犯，李兴文、李兴武部分犯罪系未遂，依法减轻处罚。李兴文、李兴武退赔被害单位全部损失，酌情予以考虑。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、 第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以敲诈勒索罪对被告人李兴文判处有期徒刑四年六个月，罚金五万元；以敲诈勒索罪对被告人李兴武判处有期徒刑二年，罚金二万元；违法所得予以追缴发还被害单位，扣押在案的作案工具予以没收。

 

      上海市浦东新区人民检察院抗诉提出，原判未认定起诉指控的四节事实构成敲诈勒索罪，系适用法律错误，并导致量刑畸轻。理由是:（1）上诉人李兴文在四节事实中取得财物没有法律依据。李兴文及其公司名下绝大部分专利是对现有技术专利文本的修改或对现有技术的重新排列组合，研发投入成本极低，不具备专利维权的基本条件，而是为利用专利诉讼实施敲诈勒索作储备，目前也没有证据证明李兴文在专利诉讼中取得胜诉的终审结果。此外，敲诈勒索系自然犯，其成立并不以违反民法、行政法等为前提。（2）李兴文的主观目的不是专利维权，而是非法占有对方财物。李兴文在民事诉讼中从不为胜诉做任何实质性准备，在被害 单位提交答辩状后开庭前即撤回起诉或采用起诉但不缴纳诉讼费的方式拖延，其通过和解、专利许可等索要的钱款金额并不区分专利数量、内容和价值，而是根据被害单位对于诉讼的恐惧程度及支付能力开出价码。（3）李兴文客观上系以威胁、要挟手段迫使被害单位交付财物。李兴文有针对性地选择处于上市、融资阶段的企业，利用企业在敏感时间节点惧怕发生诉讼影响上市、融资的心理，或者多次起诉正常经营中的企业，利用被诉企业对持续面临诉讼严重干扰经营的恐惧，对被害单位实施要挟。被害单位因惧怕在敏感时间节点发生诉讼或被反复拖入诉讼，而影响上市、融资或破坏企业正常经营，被迫向李兴文支付钱款换取和解、撤诉，甚至在申请李兴文专利权无效已成功的情况下仍然付款。

 

       上海市人民检察院第一分院出庭支持抗诉，认为原判未认定起诉指控的四节事实构成敲诈勒索罪不当。检察机关当庭出示了行政判决书等证据，证明李兴文因不服专利权无效决定提出的相关诉讼请求被判决驳回。

 

       上诉人李兴文及辩护人提出：第一，原判认定李兴文敲诈掌阅公司钱款不当，李的相关行为不构成敲诈勒索罪。理由是：（1）李兴文主观上不具有非法占有目的。李兴文前期对掌阅公司的专利许可系普通许可，掌阅公司无权再许可给他人使用。后掌阅公司违反约定将上述专利许可给掌阅公司的终端厂商维沃移动通信有限公司（以下简称维沃公司）、广东欧珀移动通信有限公司（以下简称欧珀公司）等，李兴文遂与掌阅公司第二次和解，具有合法权利基础。（2）掌阅公司未受到胁迫。掌阅公司曾向证监会答复称该公司通过争议技术取得的收入占比极低，不会对生产经营产生重大影响。第二，李兴文未敲诈盈趣公司、古北公司、鸿雁 公司等单位钱款，检察机关的抗诉意见不当。理由是：（1）李兴文所持专利均经国家知识产权局授权，具备新颖性、创造性、实用性，同时具备较好的技术价值，并不是对现有技术的简单排列组合。（2）李兴文对古北公司等有多起专利侵权案件胜诉，并未采用撤诉方式回避法院裁判。（3）上述公司因认为其产品可能涉及李兴文的专利而和解，和解是双方的真实意思表示，不存在胁迫。（4）专利权人将其持有的多项专利进行一揽子授权，是专利和解的惯例，不能据此认定李兴文缺乏维权意图。综上，李兴文系依法进行专利维权，其行为不构成犯罪。第三，掌阅公司提供的录音材料缺乏提取过程说明和原始录音数据，且与双方谈判的 实际时长不符，不具有可采性。辩护人当庭出示了上海必利专利评估技术有限公司出具的《专利价值意见书》、诉讼文书等证据，证明李兴文所持专利具有较高价值，且在部分专利权纠纷诉讼中一审胜诉。

 

       上诉人李兴武及辩护人提出：第一，李兴武虽然同意李兴文倒签专利独占许可合同，但系许可合法专利，且掌阅公司也并非因恐惧才支付钱款，故李兴武的行为不构成敲诈勒索罪。第二，掌阅公司提供的录音材料在收集过程中存在瑕疵，不能予以采信。

 

       二审经审理查明的主要事实、证据与原审判决相同。原判所列举的认定本案事实的证据均经原审出示、质证等法庭调查程序 查证属实，本院予以确认。

 

       本案的争议焦点主要是上诉人李兴文、李兴武的行为系专利维权、恶意诉讼还是敲诈勒索。现对本案的争议焦点评判如下：

 

       一、关于上诉人李兴文、李兴武虚构专利独占许可并迫使掌阅公司和解的行为定性

 

       对于上诉人李兴文等人虚构专利独占许可并迫使掌阅公司和解的行为能否认定为敲诈勒索，主要判断以下要素：（1）是否存在侵权关系。行为人是依据合法权益遭受侵害的事实提出赔偿要求，还是虚构事实、制造借口从而非法占有对方财物。（2）是否采用合法手段。行为人是通过合法途径、合理方式主张权利，还是通过威胁等非法手段索要财物。（3）是否存在对价关系。行为人所提索赔依据是否可以作为对价交换，与赔偿要求之间是否存在相对合理的对价关系。综合考虑以上要素，本院认为，上诉人李兴文、李兴武虚构专利独占许可，影响掌阅公司上市进程，进而向掌阅公司索取钱款，其行为构成敲诈勒索罪。主要理由是：

 

       第一，李兴文等人与掌阅公司之间不存在专利侵权关系。本节事实中，李兴文等人在已将其全部专利普通许可给掌阅公司的情况下，伪造专利独占许可，以独占实施方步岛公司的名义再次向掌阅公司索赔。李兴文等人虚构步岛公司在先取得专利独占许可的事实，捏造侵权关系，其目的显然不是维权，而是非法占有对方财物。

 

       第二，李兴文等人的行为具有非法性、胁迫性。李兴文等人编造虚假事实恶意提起诉讼，以“掌阅公司盈利能力归零”等夸大性、虚假性内容向证监会恶意举报，并造成掌阅公司上市暂停、延迟，其行为显有胁迫性。掌阅公司基于对延迟上市风险的恐惧心理被迫支付费用，而非自愿处分。

 

       第三，双方签订的纠纷解决协议不存在对价关系。与其他专利权纠纷事实不同，本节事实中，掌阅公司与李兴文等人签订纠纷解决协议，其支付和解费不是取得专利授权，而是换取撤回起诉、举报。李兴文等人起诉系基于虚假的专利独占许可，在掌阅公司不知情的情况下不能作为和解依据。同时，虽然公民有举报权，但举报是为了进行社会监督、纠正违法行为，不能用于交换财物、谋取私利。综上，李兴文等人索取和解费用却未支付合理对价。

 

       最后，李兴文等人虚构专利独占许可并索赔的行为超出民法调整范围，应予刑事规制。在民事层面，李兴文等人倒签合同时间，虚构专利独占许可并向普通许可实施方以胁迫等方式主张权利，违背了民事活动的诚信、自愿原则，具有民事违法性。但民事责任以赔偿损失为主，既不足以充分评价李兴文等人勒索行为的违法性，又难以对企业上市、经营及财产等一系列权益进行完整保护，根据刑法补充性原则，有必要予以刑事保护。

 

       针对上诉人李兴文及辩护人所提李兴文系因掌阅公司违约在先而与其第二次和解的意见，经查，掌阅公司未将李兴文的专利再次许可给维沃公司、欧珀公司。李兴文因其已将全部专利普通许可给掌阅公司，故编造掌阅公司侵犯步岛公司专利独占许可，以及掌阅公司违约向他人进行专利许可等事实，其目的均是为了寻找借口进一步向掌阅公司索取钱款，并不影响敲诈勒索罪的认定。

 

        二、关于上诉人李兴文依据合法授予专利起诉、举报并和解的行为定性

 

       本院认为，上诉人李兴文以其持有的多项专利遭受侵犯为由，多次对掌阅公司、盈趣公司、古北公司、鸿雁公司等提起侵权诉讼、举报，最终与对方和解，其行为尚难以认定为敲诈勒索罪。主要理由是：

 

       第一，李兴文系依据合法授予专利提起专利侵权诉讼。国家知识产权局按照法定程序授予专利后，专利权人系以技术公开换取法律保护，其有权以诉讼等方式保护专利权不受他人侵害。司法机关可依法裁决专利权是否真实遭受侵害，但不宜对诉权进行过度干预，也不宜直接从败诉后果倒推起诉行为本身具有违法性。故上述事实中，难以完全否定李兴文所提专利侵权诉讼具有一定的请求权基础。即使行为人恶意利用有效性高度存疑的专利，尤其是不进行实质性审查的实用新型、外观设计专利反复诉讼，超出权利行使的界限，而有权利滥用之虞的，在司法处理上亦需充分考虑二者界限的模糊性，动用刑罚应格外慎重，否则会影响公民权利的自由行使。

 

       第二，专利复审决定不能否定专利权有效期内全部民事行为的效力。专利权一经授予即产生法律效力。根据专利法之规定，虽然宣告无效的专利权视为自始即不存在，但宣告无效的决定对已执行的专利侵权判决、已履行的专利实施许可或专利权转让合同等不具有追溯力。据此，专利权事后宣告无效不能否定部分诉讼行为、专利许可或转让行为的法律效力。究其实质，专利复审是实质性地审查被授予专利权的技术、设计是否真正具备新颖性、创造性和实用性，是否应当进行专利保护。宣告专利权无效既不是确认专利申请、授予程序的违法性，也不是认定与无效专利有关的诉讼、许可、转让等均不合法。此外，二审期间，本院委托有知识产权鉴定资质的机构检验，李兴文所持300余项专利亦非全然为低质量专利。综上，虽然李兴文所持多项专利事后被宣告无效，但同样难以对请求权基础予以完全否定。

 

       第三，双方所签和解协议具有一定的交易性质。如前所述，李兴文伪造专利独占许可，迫使已获得普通许可的掌阅公司支付费用换取撤回起诉、举报，双方之间不存在对价关系。但本节事实中，李兴文系将其所持300余项专利全部或其中多项许可给对方，并以专利许可费等名义收取5万元至80万元不等的费用。专利权一经授权，即可对外许可，即使事后被宣告无效亦不能完全否定许可行为的法律效果。且如前所述，经检验，现有证据难以完全否定李兴文所持全部专利的价值，李兴文以专利许可与对方进行价值交换，存在一定的对价关系。

 

       第四，刑法具有补充性，在能够以民法等其他手段实现权利保护目的时，应限制刑罚适用。民法有保护权利人合法权益和规制权利滥用的双重机能，被诉方可以选择民事途径进行权利救济。

 

       民法典、专利法虽然未对恶意诉讼及专利恶意诉讼作出明确规定，但在法理层面，恶意申请并利用应认定为自始无效的专利，以损害他人利益为目的提起专利侵权诉讼的，可以认定为专利恶意诉讼。另据相关规定，因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷属于法定案由，本案中李兴文存在恶意提起专利侵权诉讼的情形，其行为符合恶意诉讼特征的，被诉企业可依法提起民事诉讼，要求李兴文承担相应的民事责任。

 

       同时，被诉企业通过复审程序宣告李兴文所持专利无效的，李兴文亦需承担相应的诉讼成本。综上，对于李兴文所提专利侵权诉讼，被诉企业能够选择予以反制的民事手段，刑罚可保持适当谦抑，以防对纠纷进行提前介入。

 

       第五，司法裁判应坚持保护知识产权和防止权利滥用并重的价值导向。现代信息技术创新模式的变化，使大量专利权由不从事生产的研发者而非产品制造者掌握，这要求司法裁判既要保护合法专利，又要规制权利滥用，为保护知识产权和净化营商环境提供有效司法保障。保护上述研发者的诉权及专利权可能会影响到制造企业的生产经营，也会伴随专利权人是否滥用诉权的问题。

 

       对于有滥用诉权之虞的行为，应当根据不同情形予以分类处理首先，伪造专利及独占许可，损害他人利益，构成犯罪的，应依法追究刑事责任。次之，违背诚实信用原则，恶意申请专利，损害他人利益的，先以恶意诉讼等民事手段予以规制，依法判令其承担民事责任；仅在民事手段确实不足以实现保护目的之时，才考虑刑法保护。最后，专利权人遵循诚实信用原则提起专利侵权诉讼的，即使挑选上市融资等敏感时间，抑或辅之以举报等其他手段，其诉权及专利权亦应依法予以保护。本院同时指出，本案多节事实中，上诉人李兴文不是依据技术创新获取专利授权，多项专利实质上不具备新颖性或创造性，其中部分已被复审宣告无效。李兴文恶意使用上述专利反复提起诉讼，但在案证据无法反映出其诉请的侵权关系得到民事裁判的确认。同时，李兴文向证监会、网上商城等举报的内容也包含误导性陈述，造成了负面影响。李兴文在专利申请、诉讼、举报、和解等多个方面有违诚实信用原则，对科学技术进步、经济社会发展鲜有积极作用，不能予以提倡和鼓励。相关被诉企业可依法提起民事诉讼，积极维护自身的合法权益。

 

       此外，针对上诉人李兴文、李兴武及辩护人所提掌阅公司提供的录音材料不具有可采性的问题，经查，掌阅公司已提交相关录音光盘，且其内容与在案证据相互印证，能够予以采信。

 

       本院认为，上诉人李兴文、李兴武以非法占有为目的，伪造专利独占许可，采用威胁手段强行向被害单位掌阅公司索取钱款，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。原判对李兴文、李兴武定罪准确、量刑适当，且审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下:

 

       驳回抗诉、上诉，维持原判。

 

       本裁定为终审裁定。

 

 

 

审判长李长坤

 

审判员顾苹洲

 

审判员于书生

 

二O二一年十月二十七日

 

法官助理刘涵文

 

书记员刘涵文